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专利经典案例丨专利侵权诉讼中举证责任的合理分配
 
发布时间:2019/8/14 9:27:55  [ 返回 ]
 

专利侵权诉讼中举证责任的合理分配

专利经典案例



涉案专利


专利号:ZL200610021387.4,专利名称:木浆粕变性生产工艺,当时专利权人为宜宾长毅浆粕有限责任公司。其申请日为2012年4月1日,于2009年12月23日被国家知识产权局授权公告。


案件当事人


再审申请人(一审被告、二审上诉人):潍坊恒联浆纸有限公司。

被申请人(一审原告、二审被上诉人):宜宾长毅浆粕有限责任公司。

一审被告:成都鑫瑞鑫塑料有限公司。


前情回顾

2012年,宜宾长毅浆粕有限责任公司诉称:2010年以来,潍坊恒联公司使用该专利生产“粘胶木浆粕”产品并销售给成都鑫瑞鑫公司。潍坊恒联公司未经原告许可,使用原告专利生产方法生产、销售被诉侵权产品,侵犯原告享有的专利权,请求判令潍坊恒联公司与成都鑫瑞鑫公司停止侵权并赔偿损失。

一审裁判结果:2012年6月29日成都市中级人民法院作出判决,

1.  成都鑫瑞鑫塑料有限公司在本判决生效之日起立即停止销售侵犯宜宾长毅浆粕有限责任公司ZL200610021387.4号“木浆粕变性生产工艺”发明专利的产品;

2.  潍坊恒联浆纸有限公司在本判决生效之日起立即停止生产、销售侵犯宜宾长毅浆粕有限责任公司ZL200610021387.4号“木浆粕变性生产工艺”发明专利的产品;

3.  潍坊恒联浆纸有限公司于本判决生效后十五日内赔偿宜宾长毅浆粕有限责任公司经济损失50万元;

4.  驳回宜宾长毅浆粕有限责任公司其他诉讼请求。

二审裁判结果:2012年11月28日四川省高级人民法院作出判决,驳回潍坊恒联公司的上诉,维持原判。


2012年,宜宾长毅浆粕有限责任公司诉称:2010年以来,潍坊恒联公司使用该专利生产“粘胶木浆粕”产品并销售给成都鑫瑞鑫公司。潍坊恒联公司未经原告许可,使用原告专利生产方法生产、销售被诉侵权产品,侵犯原告享有的专利权,请求判令潍坊恒联公司与成都鑫瑞鑫公司停止侵权并赔偿损失。

一审裁判结果:2012年6月29日成都市中级人民法院作出判决,

1.  成都鑫瑞鑫塑料有限公司在本判决生效之日起立即停止销售侵犯宜宾长毅浆粕有限责任公司ZL200610021387.4号“木浆粕变性生产工艺”发明专利的产品;

2.  潍坊恒联浆纸有限公司在本判决生效之日起立即停止生产、销售侵犯宜宾长毅浆粕有限责任公司ZL200610021387.4号“木浆粕变性生产工艺”发明专利的产品;

3.  潍坊恒联浆纸有限公司于本判决生效后十五日内赔偿宜宾长毅浆粕有限责任公司经济损失50万元;

4.  驳回宜宾长毅浆粕有限责任公司其他诉讼请求。

二审裁判结果:2012年11月28日四川省高级人民法院作出判决,驳回潍坊恒联公司的上诉,维持原判。


相关法律条文


1.  《中华人民共和国专利法》第六十一条

2.  《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四条

3.  《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条


再审裁判要旨


专利权人在再审申请中提交原审庭审结束前购买产品的证据,且无正当理由在一、二审程序中不提交的,不能被认定为启动再审程序的“新的证据”。;对于非新产品制备方法专利侵权纠纷中的举证责任分配,一般应由专利权人提交被诉侵权人的侵权证据。但是,专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品,经合理努力仍无法证明被诉侵权人使用了其专利方法的,此时应由被诉侵权人承担其未使用专利方法生产产品的举证责任。被诉侵权人未在合理期限内举证的,应承担举证不利的后果,即应认定其所使用的技术落入了涉案专利的保护范围,承担侵权责任。


再审最高院认为


本案争议的焦点在于潍坊恒联公司生产涉案粘胶木浆粕产品的制造方法是否落入涉案专利权的保护范围。

1.  再审申请中潍坊恒联公司提交的证据是否符合“新的证据”之规定?该证据所记载的是否为涉案粘胶木浆粕产品的制造方法?

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>审判监督程序若干问题的解释》第十条规定,审判监督程序中,申请人提交的下列证据之一属于足以推翻原判决、裁定,启动再审程序的“新的证据”:原审庭审结束前已客观存在庭审结束后新发现的证据;原审庭审结束前已经发现,但因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据;原审庭审结束后原作出鉴定结论、勘验笔录者重新鉴定、勘验,推翻原结论的证据。当事人在原审中提供的主要证据,原审未予质证、认证,但足以推翻原判决、裁定的,应当视为新的证据。

本案中,专利权人宜宾长毅公司于2011年3月向成都鑫瑞鑫公司购买潍坊恒联公司生产的粘胶木浆粕产品,并据此以潍坊恒联公司使用其拥有的“木浆粕变性生产工艺”发明专利生产销售粘胶木浆粕产品为由提起诉讼。本案二审庭审时间为2012年10月25日,审查潍坊恒联公司在本案再审申请阶段所提交的证据,形成和发现时间均在二审庭审之前,并且均是由潍坊恒联公司自主掌握,客观上可以随时提交的证据。但是,潍坊恒联公司在一、二审程序中未提交上述证据。因此,潍坊恒联公司在再审申请阶段提交的证据不属于“新的证据”,本院不予采信。另外,潍坊恒联公司在再审申请中所提交的证据,涉及完整技术方案的是其“一种改性木浆的生产工艺”专利申请的权利要求书、说明书及说明书摘要,该证据的形成时间晚于涉案粘胶木浆粕产品的销售时间2011年3月。因现无证据证明其所记载的工艺技术就是潍坊恒联公司生产涉案粘胶木浆粕产品所采用的制造方法,故对于潍坊恒联公司以该证据所记载的技术方案不同于涉案专利技术来主张其未侵犯宜宾长毅公司的发明专利权,本院不予支持。

2.  涉案粘胶木浆粕产品制造方法的举证责任如何分配?该制造方法是否落入涉案专利权的保护范围?

民事诉讼中,举证责任的分配一般采取“谁主张谁举证”的原则,而针对部分侵权行为的特殊性,则适用举证责任倒置的规则。对于产品制造方法发明专利侵权纠纷,如果涉及新产品制造方法,《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第六十一条第一款及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称民事诉讼证据规定)第四条第一款第(一)项均规定由制造同样产品的被诉侵权人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。而对于非新产品制造方法发明专利侵权纠纷的举证责任分配,相关法律和司法解释均无具体规定。

一般而言,对制造方法专利的使用表现在产品的制造过程中,产品制造过程涉及生产步骤和工艺参数,具体的流程和数据只能在生产现场或者查看生产记录才能得知。通常情况下,专利权人难以接近被诉侵权人的生产现场和生产记录以取得完整的制造方法证据,在产品制造方法证据完全掌握在被诉侵权人手中的情况下,如果不结合具体案情对侵权指控成立的可能性大小以及双方当事人的举证能力进行分析,只是简单地适用“谁主张谁举证”的一般原则,由专利权人来举证证明被诉侵权人生产同样产品的制造方法,显然不利于客观事实的查明,亦有违公平原则。

民事诉讼证据规定第七条规定:“在法律没有具体规定,依本规定及其他司法解释无法确定举证责任承担时,人民法院可以根据公平原则和诚实信用原则,综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担”。凡是掌握证据的当事人均有责任提供证据以还原客观事实,举证责任的分配原则应当是在公平和诚实信用的基础上,确保最大限度地查明客观事实。具体到产品制造方法发明专利侵权纠纷,当使用专利方法获得的产品属于新产品时,专利法规定对被诉侵权人生产新产品的制造方法适用举证责任倒置规则。究其原因,是因为新产品在方法专利申请日前不为公众所知,经由专利方法制造的可能性较大,其制造方法的证据又处于被诉侵权人的实际控制之中,因此,应当由距离证据更近的被诉侵权人提供该证据证明针对自己的侵权指控不成立。

当使用专利方法获得的产品不属于新产品时,意味着在方法专利申请日前,通过其他方法已经制造出同样的产品,因此,同样产品经由专利方法制造的可能性就没有新产品的大,如果也适用举证责任倒置规则,一律由被诉侵权人对其制造方法进行举证,就有可能被专利权人滥用来套取被诉侵权人的商业秘密,不利于对被诉侵权人商业秘密的保护,所以法律和司法解释没有规定适用举证责任倒置规则。但是,这类产品的制造方法往往只有被诉侵权人知道,专利权人很难举证,所以简单地适用“谁主张谁举证”的原则,一律由专利权人对被诉侵权人的制造方法进行举证,确有困难和不公,不利于案件事实的查明。

为了既能查明案件事实,又能确保被诉侵权人的商业秘密不被泄露,平衡好专利权人和被诉侵权人的利益,根据审判实践,本院认为,在专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品,经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法,根据案件具体情况,结合已知事实及日常生活经验,能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的,人民法院可以根据民事诉讼证据规定中的第七条规定,将举证责任分配给被诉侵权人,不再要求专利权人提供进一步的证据,而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。 


再审最高院判决


潍坊恒联公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第(一)项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款之规定,裁定如下:驳回潍坊恒联浆纸有限公司的再审申请。


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